二、美国最高法院的判决
美国联邦最高法院认为，它在本案中需要确定，美国宪法第Ⅲ条规定的对联邦法院管辖“案件”和“争议”的限制，是否要求一个专利权被许可人需首先终止或违反其许可协议，然后才可提起针对专利权无效、专利不可实施或其行为不构成侵权的宣告之诉？
美国宪法第Ⅲ条规定的对于联邦法院管辖权的限制反映在美国《宣告判决法》(Declaratory Judgment Act)第2201条(a)款，该款要求法院受理相应的宣告之诉要有“实际争议”：“在有实际争议的情形下，在其管辖范围内，……美国任何法院都可……
宣告任何利益相关当事人的权利或其他法律关系，不管进一步的救济是否需要；任何此种宣告应具有最终判决或命令的效力和效果，也应是可审查的。”在本案中，美国最高法院认为，首先需确认关于本次纠纷的不同观点，即本案究竟是仅涉及一个独立的专利权无效诉讼，还是同时涉及专利权无效和因不侵犯专利权而在许可协议下不需支付使用费的诉讼。虽然这对确定最终的主题管辖没有影响，但对理解本案性质是重要的。
最高法院总结分析了此前它在一系列涉及宣告之诉的案件中的认定，以及美国《宣告判决法》的立法背景。在1933年的Nashville，C.&； St.L.R.Co.v.Wallace 案中，最高法院认定，为寻求宣告救济的一个适当诉讼可成为美国宪法第Ⅲ条下的案件或争议。此案判决后的第二年即1934年《宣告判决法》在美国国会通过成为法律。在1937年的Aetna Life Ins.Co.v.Haworth 案中，最高法院分析认为，在《宣告判决法》下的“实际争议案件”可被认定为宪法第Ⅲ条下的案件和争议。
最高法院分析认为，1937年的Aetna 案和其后几个案件都没有在满足和不满足宪法第Ⅲ条的“案件或争议”要求的诉讼案之间划一条明显界线。在Aetna 案中，最高法院要求纠纷应是“确定的和具体的，触及具有抵触法律利益的当事人的法律关系”，应是“真实的和实质的”，应“通过结论性的命令给予特定救济，使之与仅基于假设事实而解释法律应如何的意见相区别”。在1941年的Maryland Casualty Co.v.pacific Coal &； Oil Co.案中，最高法院总结认为，“基本上，在每个案件中存在的问题是，在所有情形下，宣称的事实能否表示在具有抵触法律利益的当事人之间确有实质性争议，该争议具有足够的紧迫性和真实性，以保证能够给出宣告判决”。
针对本案，最高法院认为，如果Med Immune 公司拒绝依据1997年的许可协议向Genentech 公司支付专利使用费，那么最高法院在以上案件中确认的标准就可适用，这应该没有争议。不过本案的事实是，Genentech 公司主张在许可协议下它有权收取许可费，Med Immune 公司主张因为Cabilly II 专利是无效的，其产品也没有侵犯其专利权，因此不需为之支付使用费。但Med Immune 公司仍按协议向Genentech 公司支付使用费，Med Immune 公司称这是因为如果它不付费将受到Genentech 公司禁止其产品销售的威胁。如果Med Immune 公司按照协议继续支付Cabilly II 专利使用费，Genentech 公司就没有理由违反和终止该协议，也不会寻求禁止Med Immune 公司销售其产品。因此法院在此遇到的特殊问题是，本案的这种情形是否属美国宪法第Ⅲ条意义下的“案件或争议”？
最高法院先从当事人受到政府威胁的有关案件开始分析，认为在这些案件中，最高法院并不要求当事人需要先从事某种行为或不从事某种行为，从而造成当事人负有某种法律责任，然后才有资格提起诉讼以挑战该威胁的基础。例如，法院并不要求当事人需先行违反某个法律，然后才有资格提起诉讼以请求确认该法律违背联邦宪法。在1923年的Terrace v.Thompson 案中，政府威胁当事人如果他与外国人订立租约、违反了反外国人土地法的话，政府将没收他的农场、给予其罚款和处罚，考虑到此种威胁的真实性，最高法院就不把当事人确实违反了该法律作为提起禁令诉讼的先决条件。与此相似，在1974年的Steffel v.Thompson 案中，政府的一个法令禁止在商场发放传单，那么当事人在提起针对该法令的合宪性确认之诉前，并不需要实际去发放传单以冒被起诉的风险。时任大法官Rehnquist 在本案的同意意见中解释说，“宣告判决程序是追求有争议的非法活动的一条可选择路径。”
在这些案件中，原告都选择不做某些他认为自己有权去做的事情来消除可随时发生的伤害威胁。这些消除威胁的行为仅是被有效地压制，它并不阻却主题管辖。此种压制让挑战者处于要么放弃其权利，要么冒被起诉的风险的两难困境，而“改善此种两难困境正是《宣告判决法》之目的”。
相比较而言，最高法院较少涉及原告针对私人威胁行为所做的自我避免情形，它所审理的唯一此类案件，其案情也与本案案情偶然地相似。在1943年的Altvater v.Freeman 案中，专利权人起诉几个被许可人以图在协议中增加地域限制，被许可人反诉请求宣告专利权无效。在反诉时被许可人仍按此前的一个法院判决“在抗议下”
(under protest)支付专利许可使用费。专利权人主张此时被许可人仍继续支付许可费，在当事人之间“仅有学理的而非真正的争议”。最高法院对此不予认可，认为被许可人支付使用费的事实并不带来差别或者使纠纷具有假设性或抽象性特征，认为该使用费的支付是“在抗议下”和禁令下被强迫支付，并且除非禁令被修改，被许可人所能够做的仅是反抗它并在侵权诉讼中冒支付实际损害赔偿和三倍赔偿的风险。最高法院在Altvater v.Freeman 案中总结认为，当费用的支付是基于一种权利的要求并实际支付，但却有非自愿的或强迫的性质时，就为当事人保留了请求返还其支付的费用或挑战此权利的权利。
针对Genentech 公司等答辩人的答辩理由，最高法院也进行了分析论证。首先，Genentech 公司主张当事人在1997年签署许可协议时已经实际解决了本纠纷，主张当被许可人签署该协议时，他实质上已经购买了一种保险政策，使之在支付使用费和不挑战所涉专利的情形下免于被诉专利侵权。准许被许可人在不终止或不违背协议的情形下挑战专利的有效性，就改变了该交易，从而允许被许可人既继续享有免于被诉侵权的免疫性，又同时提起诉讼以消灭专利权人的部分“等价物”(quid pro quo)。但最高法院认为，即使答辩人Genentech 公司的专利是有效的，本理由也可能对上诉人Med Immune 公司的主张没有影响，因为上诉人的主张是其产品不侵犯专利权，因而本协议不要求其支付使用费。对于上诉人主张涉案专利权无效的问题，答辩人的本理由就属错误，因为没有理由可以阻止上诉人对专利的有效性进行挑战，许可协议中的有关条款要求上诉人承诺向尚未被宣告无效的专利付费，但这并不等于承诺不去主张该专利权无效。
其次，Genentech 公司主张，依据普通法关于合同的原则，合同一方当事人不能既挑战专利的有效性，同时又持续收获其利益。最高法院认为，上诉人并没有既否定或责难该协议，但同时又持续收获其利益；实际上，上诉人仅主张如果合理解释该协议的话，它并不阻止上诉人挑战该专利的有效性，并且因为该专利并不覆盖其产品且属无效，因而该协议并不要求其支付使用费。结合其他理由，最高法院认为答辩人主张的“保险政策”论点与宪法第Ⅲ条规定的法院管辖无关。
最后，答辩人请求最高法院基于自由裁量驳回上诉人的宣告判决诉讼请求，因为《宣告判决法》规定的是法院“可以”而非“必须”。在考察多个在先判例之后，最高法院认为需谨慎决定地方法院是否应当或必须拒绝给予请求的宣告救济，遂把有关决定权交给下级法院处理。
综上，联邦最高法院决定，考虑到宪法第Ⅲ条的规定，本案上诉人Med Immune 公司并没有被要求需先行违反或终止1997年的许可协议，然后才可在联邦法院提起主张相关专利权无效、不可实施或未被侵权的宣告判决之诉；CAFC 因认为本诉讼缺乏主题管辖而驳回Med Immune 公司的上诉是错误的，遂撤销其判决。
最高法院的八名大法官赞同以上结论，一名大法官不赞同该结论，并附随了不同意见。
三、本案评析
本案是2007年美国知识产权司法领域的一个重要判例，也为世界知识产权法学界所瞩目。本案有几个值得关注的重要方面。首先，它涉及宣告判决之诉，其中包括不侵犯专利权的宣告之诉，这对于越来越多的专利侵权诉讼而言是较为理想的一种主动防御措施，尤其是对于中小规模、没有太多专利技术的高新技术公司而言尤为如此。其次，这是美国最高法院多年来直接关注宣告判决之诉的一个案件，表明最高法院对于此类案件的重视，或者说对于此种救济形式的重视。最高法院在本案的意见书引用了此前大法官的话“宣告判决程序是追求有争议的非法活动的一条可选择路径”，以此显示该司法救济程序的意义。再次，本案涉及现代生物技术产业领域及其中的佼佼者美国Genentech 公司。生物技术产业属高新技术领域，研发力量雄厚，成果多，相应的专利申请及授权也多，专利许可或转让的情形也多且复杂，由此带来的法律问题多种多样，其中不乏本案所涉及的技术强、具有专利优势的公司携专利之威，意图胁迫其他规模小或者技术力量弱的公司的情形。此时被许可人请求宣告不侵权之诉或者请求宣告专利权无效的诉讼就可能具有重要的现实意义。但要由此预测或说明本案的判决对于现代生物技术产业具有显着的促进意义或阻碍效果，都还为时过早。
就本案而言，Genentech 公司拥有对嵌合抗体具有重要意义的Cabilly I 和Cabilly II两专利，而它们对于MedImmune 公司的产品Synagis 也是重要的，该产品占到Med Immune 公司销售额的80%以上，因此Med Immune 公司对于其是否须缴纳Cabilly II专利许可费就非常关注。Med Immune 公司的决定会受到两方面因素的牵制：其一，它判断其产品没有被此专利覆盖，而该专利也应被宣告无效；其二，它收到Genentech 公司具有警告性质的信函，要求其支付该专利的使用费，如果不同意的话，就可能导致被诉专利侵权，从而面临被禁止销售其产品和三倍侵权赔偿的后果，这显然是它必须要面对的潜在经营风险。基于这两方面的考虑，Med Immune 公司决定诉诸宣告判决之诉，请求联邦地方法院认定其产品不侵犯Genentech 公司的专利权，而该专利权也应被宣告无效。但联邦地方法院和CAFC 都认为由于Med Immune 公司与Genentech 公司的协议关系尚存续，它也在继续履行其合同义务，因此在双方当事人之间没有形成“实际的争议”，Med Immune 公司不是提起该诉讼的适格主体。
但美国最高法院对此不予认可。它分析了Med Immune 公司作为弱势当事人的实际地位，担心其经营受到限制或严重打击，因此采取了合理的和可理解的应对途径，即在“抗议付费”的同时也提起宣告之诉，以防止陷入经营困境。在认定当事人受到“威胁”后，不管此种威胁是来自政府部门或者一项法律的执行，或者来自其他权利人基于其权利行使而可能给当事人带来的经营性威胁，当事人都有理由选择在不事先面临实际威胁的情形下，诉诸不侵犯专利权或主张专利权无效之诉等，以求得宣告之诉救济。
换句话说，即使在原告和被告之间签有专利许可协议，且原告继续履行协议条款，其中包括继续付费行为等，依据最高法院的解释，法律也并不禁止原告对所涉专利的有效性实施挑战。
本案的判决显然会在一般的意义上帮助专利被许可人能够更为主动地掌握自己的命运，因为他既可享有实施专利许可的益处，又可在他认为有必要时挑战专利的有效性，从而最大化自己的利益，许可协议的有关禁止其挑战专利有效性的条款未必能有效阻止他的此种行为。这种做法对于专利权人而言可能是不利的，因为其专利的有效性可随时受到被许可人的挑战。但如果从专利法的角度来看，此种做法又是可论证的：如果某专利权被宣告无效，那只能证明该专利不符合专利法的规定，而不能说明其他问题，因为专利权并不因为被许可人请求宣告其无效而被宣告无效。当然，本案也受到一些质疑，如容许被许可人这样做是否违背了禁止当事人反悔的原则等，最高法院也对这些质疑意见进行了评析。
