上海市高级人民法院二审认为:
(1)中韩晨光公司的K-35型按动式中性笔属于知名商品。中韩晨光公司自2002年3月起上市销售K-35型按动式中性笔以来,即在该款中性笔上使用了注册商标“晨光”,加之“晨光”商标曾被评为上海市著名商标,被国家工商行政管理总局商标局认定为驰名商标,晨光牌中性笔也多次被评为制笔行业的名牌产品,据此可以认定K-35型按动式中性笔在市场上具有一定的知名度,属于知名商品。
(2)K-35型按动式中性笔笔套夹和装饰圈构成知名商品的特有装潢。K-35型按动式中性笔的装潢并非仅指印在笔套夹上的文字和不干胶贴上的“晨光”商标文字、图案、色彩及其排列组合。K-35型按动式中性笔的外观形状如果符合《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第二条关于商品装潢的构成要件,并满足受法律保护的其他要件,可以根据反不正当竞争法第五条第(二)项获得保护。中韩晨光公司的K-35型按动式中性笔的笔套夹上部有两条半环形镂空,套身上有大圆形缺口,笔套夹下方又配以“S”形装饰圈,上述两部件的设计不仅体现防滑、节省材料、提高加工工艺性等功能性考虑,也体现了独特的装饰性效果,增加了K-35型按动式中性笔外形的美观,故笔套夹和装饰圈亦属于K-35型按动式中性笔的装潢设计。根据本案证据显示,随着近年来中韩晨光公司对K-35型按动式中性笔的广泛宣传和大量销售,已经使得K-35型按动式中性笔笔套夹和装饰圈部件的独有设计与商品的来源即生产者中韩晨光公司之间建立了明确和稳固的联系,使其具备了识别商品来源的显著特征,故应认定为知名商品的特有装潢。在中韩晨光公司生产的K-35型按动式中性笔在消费者中已享有一定知名度的情况下,微亚达制笔公司作为同业竞争者,在其生产的681型水笔上擅自使用与K-35型按动式中性笔知名商品特有装潢相近似的装潢,足以使消费者在购买时对商品来源产生误认,构成不正当竞争,对此应当承担停止侵害、赔偿损失等民事责任。
(3)关于中韩晨光公司K-35型按动式中性笔的最早销售时间。微亚达制笔公司认为,中韩晨光公司提供的其销售K-35型按动式中性笔早于微亚达制笔公司的证据系其伪造、拼凑而成,且在一审庭审后违反程序向一审法院提供的《书面说明》未经质证。经查,一审法院系以其向各方当事人明确指定的举证期限为节点审查证据效力,并未违反证据规则。为证明销售K-35型按动式中性笔的时间为2002年3月,中韩晨光公司提供了包含有销售K-35型按动式中性笔的增值税专用发票以及销货清单,上述票据中记载的事项可以相互对应,微亚达制笔公司虽提出质疑但未能提出相反证据推翻相应的事实认定,故一审法院认定中韩晨光公司对K-35型按动式中性笔的最早销售时间为2002年3月并无不当。上海市高级人民法院于2008年10月20日作出(2008)沪高民三(知)终字第100号民事判决:驳回上诉,维持原判。二审案件受理费人民币2300元,由微亚达制笔公司负担。
微亚达制笔公司不服上述判决,向本院申请再审称:(1)原审判决将中韩晨光公司K-35型按动式中性笔的零部件本体、外观设计直接认定为特有装潢,认定事实不清。①商品的特有装潢不能是商品本体,而应该是附加、附着在商品本体上的文字、图案、色彩及其排列组合。特有装潢应该独立于商品本体而存在,并对商品的使用功能没有影响。K-35型按动式中性笔的笔套夹和装饰圈是笔的零部件,属于笔的本体,构成外观设计。笔的零部件本体的特有外形和特有外观设计不等于特有装潢。②K-35型按动式中性笔曾获得过外观设计专利,其笔套夹和装饰圈在外观设计专利状态下属于外观设计的一部分,但这并不等于其在外观设计专利权终止后就构成特有装潢。K-35型按动式中性笔的外观设计专利失效后,其外观设计不再受法律保护。③原审判决根据K-35型按动式中性笔的笔套夹和装饰圈与中韩晨光公司之间的联系,认定该笔套夹和装饰圈属于特有装潢,没有事实和法律依据。K-35型按动式中性笔的外观设计并不知名,不具有指向功能,不能指向中韩晨光公司,不能起到识别产品来源的作用。(2)原审判决回避了微亚达制笔公司销售被控侵权产品681型水笔的日期早于中韩晨光公司销售K-35型按动式中性笔的日期这一事实。①微亚达制笔公司提供的增值税专用发票和外商订单证明,其早在2002年5月17日之前就已经开始销售681型水笔。②中韩晨光公司K-35型按动式中性笔外观设计专利的公开日为2003年2月19日,其销售的最早日期也应为该日期。(3)原审判决认定中韩晨光公司于2002年3月26日即开始销售K-35型按动式中性笔这一事实所依据的证据属于伪证。①中韩晨光公司在一审庭审时提交了两张发票和两张销货清单,该两张发票上无K-35型按动式中性笔的记载,发票正面“文化用品”四字与“附清单”三字的书写笔迹不同、颜色深浅不同、蓝印深浅不同。发票上的数据和销货清单上的数据完全不同。因此,“附清单”的字样和销货清单都是后加的,属于伪造的证据。②中韩晨光公司在二审过程中提交的该证据第6页和第9页在一审时并未提交,其在二审时提交该证据的目的在于弥补一审造假时留下的漏洞,且未提供原件。原审判决认可该伪证,认定事实错误。③原审法院将中韩晨光公司在二审过程中提交的该证据第6页和第9页作为书面说明对待,认定一审法院在审核该证据方面未违反法定程序,显属错误。④原审判决判令微亚达制笔公司和微亚达文具公司共同赔偿中韩晨光公司经济损失(含合理费用)10万元没有事实依据。根据中韩晨光公司提供的销售记录,其K-35型按动式中性笔销售额逐年增长,因此中韩晨光公司没有经济损失。故,请求撤销原一、二审判决,由被申请人承担本案诉讼费。
被申请人中韩晨光公司答辩称,原审判决认定事实清楚,适用法律正确,程序公正合法,请求驳回微亚达制笔公司的再审申请,维持原判。主要理由为:(1)原审判决认定事实清楚,适用法律正确。①微亚达制笔公司未能提供足够证据证明其在先制造和销售被控侵权产品。②中韩晨光公司的K-35型按动式中性笔多次被制笔行业评为名牌产品,其使用的注册商标“晨光”曾被评为上海市著名商标,并被认定为驰名商标,因此K-35型按动式中性笔系知名商品。③中韩晨光公司对K-35型按动式中性笔的笔套夹和装饰圈进行了专门设计,体现了独特的装饰性设计,不具有功能性效果,起到了美化商品和区分来源的作用。相关公众已经将K-35型按动式中性笔的整体外观形象与特定来源联系起来,看到这种具有笔套夹的半环形镂空、腰形孔以及“S”型装饰圈等设计的中性笔时,会认为该笔是中韩晨光公司或其关联企业制造的产品。这种外观已经取得了第二含义。④K-35型按动式中性笔的笔套夹和装饰圈的独特设计作为装潢应当受到反不正当竞争法的保护。K-35型按动式中性笔的外观设计专利过期后并不必然导致其他所有权利丧失,法律并不禁止对一项设计提供多重保护。⑤微亚达制笔公司生产和销售的681型水笔造成了与中韩晨光公司K-35型按动式中性笔的混淆。(2)原审判决程序合法。①中韩晨光公司在一审开庭审理前补充递交了证明K-35型按动式中性笔最早生产和销售时间的相关证据,并在庭审时进行了质证。庭审后,中韩晨光公司根据法庭的要求将税务部门盖章确认的发票与销货清单作为书面说明提交给法庭作为参考。一审法院并未将中韩晨光公司庭后提交的材料作为证据使用,因此不需要进行质证。②二审过程中,中韩晨光公司将进一步证明K-35型按动式中性笔销售时间的相关证据提交给了法院,二审法院认为不属于新的证据,没有采纳。(3)再审审理范围应以申请再审人所提出的明确和具体的申请再审理由为准,申请再审人笼统或者含糊其辞提出的申请再审理由以及其未主张的理由应不予审查。本案微亚达制笔公司未提出关于外观设计专利权终止后是否能够以商业外观、知名商品特有包装装潢进行保护的申请再审理由,故不应纳入本案的再审审理范围。
原审被告微亚达文具公司陈述意见称,其同意微亚达制笔公司在再审申请书中关于本案事实和理由的意见。
原审被告成硕工贸公司未提交意见陈述。
本院再审审理查明,原审法院查明的事实属实。另查明:中韩晨光公司的“笔(事务笔)”外观设计专利因未缴纳专利年费,其专利权已于2005年10月12日终止。
本院再审过程中,微亚达制笔公司、微亚达文具公司与中韩晨光公司于2010年11月22日达成和解协议,微亚达制笔公司根据该和解协议向本院申请撤回其再审申请。
本院认为,本案当事人在申请再审中争议的主要法律问题在于:获得外观设计专利的商品外观在专利权终止后能否再依据反不正当竞争法获得保护;形状构造类装潢获得知名商品特有装潢保护的条件。
第一,关于获得外观设计专利的商品外观在专利权终止后能否再依据反不正当竞争法获得保护的问题。
多数情况下,如果一种外观设计专利因保护期届满或者其他原因导致专利权终止,该外观设计就进入了公有领域,任何人都可以自由利用。但是,在知识产权领域内,一种客体可能同时属于多种知识产权的保护对象,其中一种权利的终止并不当然导致其他权利同时也失去效力。同时,反不正当竞争法也可以在知识产权法之外,在特定条件下对于某些民事权益提供有限的、附加的补充性保护。就获得外观设计专利权的商品外观而言,外观设计专利权终止之后,在使用该外观设计的商品成为知名商品的情况下,如果他人对该外观设计的使用足以导致相关公众对商品的来源产生混淆或者误认,这种在后使用行为就会不正当地利用该外观设计在先使用人的商誉,构成不正当竞争。因此,外观设计专利权终止后,该设计并不当然进入公有领域,在符合反不正当竞争法的保护条件时,它还可以受到该法的保护。具体而言,由于商品的外观设计可能同时构成商品的包装或者装潢,因而可以依据反不正当竞争法关于知名商品特有包装、装潢的规定而得到制止混淆的保护。
此时,该外观设计应当满足以下条件:(1)使用该设计的商品必须构成知名商品;(2)该设计已经实际具有区别商品来源的作用,从而可以作为知名商品的特有包装或者装潢;(3)这种设计既不属于由商品自身的性质所决定的设计,也不属于为实现某种技术效果所必需的设计或者使商品具有实质性价值的设计;(4)他人对该设计的使用会导致相关公众的混淆或者误认。不过,外观设计专利权的终止,至少使社会公众收到了该设计可能已经进入公有领域的信号,因而主张该设计受到知名商品特有包装、装潢保护的权利人应提供更加充分的证据来证明有关设计仍应受法律保护。
第二,关于形状构造类装潢获得知名商品特有装潢保护的条件。
商品的装潢的字面含义是指商品的装饰,它起着美化商品的作用。一般而言,凡是具有美化商品作用、外部可视的装饰,都属于装潢。在外延上,商品的装潢一般可以分为如下两种类型:一类是文字图案类装潢,即外在于商品之上的文字、图案、色彩及其排列组合;另一类是形状构造类装潢,即内在于物品之中,属于物品本体但具有装饰作用的物品的整体或者局部外观构造,但仅由商品自身的性质所决定的形状、为实现某种技术效果所必需的形状以及使商品具有实质性价值的形状除外。现实生活中大多数装潢都可归为这两种类型。尽管该两种类型的装潢在表现形态上存在差异,但都因其装饰美化作用而构成商品的装潢。如果把装潢仅仅理解为附加、附着在商品本体上的文字、图案、色彩及其排列组合,就会把商品自身的外观构造排除在外,从而不恰当地限缩了装潢的范围。